Caducidad por no Uso de la Marca Comercial en la Ley Chilena de Propiedad Industrial

Descripción

La presente obra aborda la extinción de derechos marcarios por falta de uso en Chile, centrándose en el análisis del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial. A través de un detallado estudio, la autora desarrolla la institución de la caducidad de las marcas comerciales no utilizadas por sus titulares o terceros autorizados, que se introdujo recientemente en la legislación chilena por la Ley N° 21.355 en 2022. El texto es esencial para los estudiosos y los profesionales del derecho de Propiedad industrial, ya que representa la primera monografía sobre el tema en Chile. Además, en el libro se analizan otros sistemas marcarios, especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos de América, puesto que abordan la figura de la caducidad por falta de uso, y proporcionan un análisis profundo que contrasta estas aproximaciones con la normativa chilena vigente. Este enfoque lo convierte en una obra de referencia no solo para académicos, sino también para practicantes del derecho y estudiantes, que buscan entender y aplicar adecuadamente la normativa vigente.

Índice
Tabla de abreviaturas        15
Agradecimientos        21
Prólogo        23
Manuel Bernet Páez
Introducción        27
Capítulo I. Origen de la problemática        33
I. Antes de la Ley Nº 21.355 y estado de la cuestión        33
II. Cambio de escenario legislativo        39
III. El uso en el derecho marcario: ¿carga, obligación o derecho?        42
IV. Razones económicas y jurídicas que justifican la carga de uso de la marca comercial        48
1. Justificación económica: análisis económico del derecho        50
1.1. La reducción de los costes de búsqueda de los consumidores        53
1.2. La función social de la marca        58
1.3. La marca como comunicadora de información        60
2. Justificación jurídica        62
2.1. El uso como mecanismo de consolidación del signo: unión entre el producto o servicio y la empresa de la cual procede        64
2.2. Práctica registral: acercamiento del contenido registral a la realidad material        66
V. Recapitulación        69
Capítulo II. Generalidades de la carga de uso de la marca comercial        71
I. El concepto de carga de uso marcario        71
1. El uso marcario en la legislación chilena        71
2. El uso como carga del titular en el derecho comunitario europeo        79
2.1. Alemania        85
2.2. España        87
3. Comparación con el derecho federal de los Estados Unidos de América        89
4. El concepto de uso marcario en el derecho latinoamericano        92
4.1. Argentina        93
4.2. Uruguay        95
4.3. Países del Pacto Andino        97
5. A modo de resumen        99
II. Criterios para diferenciar los tipos de usos marcarios        100
1. Apreciación del uso de la marca comercial para adquirir distintividad        101
1.1. Signos con mayor fuerza distintiva: sugestivos, arbitrarios y de fantasía        108
1.2. Signos carentes de distintividad: genéricos y descriptivos        111
2. El uso en la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning        116
3. Relevancia del uso en la adquisición del derecho sobre la marca        123
3.1. Estados Unidos de América: adquisición por el uso        126
3.2. Derecho europeo: adquisición por el registro        129
3.2.1. Francia: prevalece la inscripción registral        130
3.2.2. Alemania: sistema mixto de adquisición del derecho sobre la marca        131
3.2.3. Italia: sistema mixto de adquisición de derechos marcarios        134
3.3. Comparación entre la adquisición del derecho sobre la marca por el uso y por el registro        138
4. El uso indispensable para alcanzar la notoriedad de una marca. Especial mención a las marcas no registradas        142
4.1. Tratamiento a las marcas notorias en el ordenamiento jurídico chileno        143
4.2. La intensidad del uso para adquirir notoriedad en una marca: las marcas notorias y renombradas en el ámbito internacional        153
4.2.1. Protección de la marca notoriamente conocida en el ADPIC        154
4.2.2. La marca notoria o de renombre en el derecho europeo        156
4.3. Apreciación de la caducidad en las marcas notorias: diferencias con las marcas ordinarias        160
III. Importancia del uso en otras de las clasificaciones de las marcas        162
1. La caducidad por falta de uso en las marcas colectivas y de certificación        162
2. El requisito del uso en las marcas defensivas, de reserva y de repetición        166
2.1. Marcas defensivas        167
2.2. Marcas de reserva        169
2.3. Marcas de repetición        170
IV. Recapitulación        175
Capítulo III. La carga de uso y su reconocimiento en la legislación vigente en Chile        179
I. Incorporación de la carga de uso en el derecho chileno vigente        179
1. Elementos objetivos        180
1.1. Uso real y efectivo        181
1.2. Uso a título de marca        186
1.3. Uso de la marca distinta a la registrada        193
1.3.1. Soluciones jurisprudenciales en el derecho europeo        199
a) Con relación con las marcas denominativas        199
b) Con relación con las marcas gráficas        203
c) Con relación con las marcas tridimensionales        205
d) Con relación con las marcas mixtas        209
1.3.2. Apreciación de la commercial impression en el derecho federal estadounidense        217
a) Relativo a las marcas denominativas        222
b) Relativo a las marcas gráficas        225
c) Relativo a las marcas tridimensionales        229
d) Relativo a las marcas mixtas        230
2. Elemento subjetivo: uso por el titular o por un tercero con su consentimiento        233
3. Elementos territoriales: uso dentro del territorio nacional chileno        239
4. Elemento temporal: plazo para demostrar el uso de la marca        245
5. Razones válidas para la falta de uso        247
II. Recapitulación        259
Capítulo IV. La caducidad por no uso marcario introducida en la ley chilena vigente. Principales críticas        263
I. La acción de caducidad en el ordenamiento jurídico chileno        263
1. Legitimación para ejercitar la acción de caducidad        264
2. Comparación entre la caducidad por falta de uso como acción en el derecho marcario europeo y lo reconocido en el derecho federal norteamericano        275
II. La demanda reconvencional como otra forma de alegar la caducidad        282
1. En el derecho chileno        282
2. Debate europeo en torno a la caducidad como excepción o como reconvención        285
2.1. Relevancia del uso ante el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de una marca frente a un tercero en el sistema marcario de la Unión Europea        287
2.2. La prueba de uso ante la solicitud de nulidad de otra marca posterior        289
2.3. La prueba de uso en el trámite de oposiciones        295
III. La carga de la prueba de uso. Medios de prueba permitidos por la ley        302
IV. Caducidad parcial por falta de uso        308
V. Los efectos de la declaración judicial de caducidad        319
VI. Crítica a la ley vigente        323
1. Plazo para la reanudación del uso        323
2. El uso en la renovación y solicitud de nuevas marcas en el derecho chileno        325
2.1 La carga de uso en la conservación y la renovación de la marca comercial desde el ámbito europeo        330
2.2. Apreciación de la prueba de uso al momento de la renovación en el derecho federal estadounidense: affidavit y setting forth        336
2.2.1. El affidavit        336
2.2.2. El setting forth en la renovación        339
3. Omisión de la caducidad por tolerancia        341
4. El principio de buena fe en la caducidad por tolerancia        348
VII. Recapitulación        351
Conclusiones        355
Bibliografía        363
Índice de sentencias citadas        385